外企如何防范 及应对中国商标抢注

新闻来源：   江门日报      信息整理编辑：   路飞

导读： 近年来，笔者代理了若干起外国商标在中国遭遇抢注的案件，经过与外方无数次的反复沟通、艰难举证，最终大多数案件都获得较为理想的结果。

    近年来，笔者代理了若干起外国商标在中国遭遇抢注的案件，经过与外方无数次的反复沟通、艰难举证，最终大多数案件都获得较为理想的结果。通过事后归纳与总结，笔者发现此类型案件存在以下几个共同特点：
1、外方的商标在国外经过大量的使用与宣传，在该行业内已具有一定的知名度及影响力，但尚不足以认定为驰名商标；
2、外方是在中国提交商标注册申请时或通过马德里协议指定中国进行保护时才发现自己的商标在相同或者类似的商品/服务上已遭他人抢注；
3、外方虽然在国外已经大量使用该商标，甚至有的在中国也已经使用了相当长一段时间，但是，能够提供的符合中国审查标准的有效证据很少。

    总体来说，外方在上述类型的商标抢注纠纷案件中往往处于一种十分被动的状态，且由于中外商标的制度的差异，外方在确权纠纷程序中通常难以搜集到符合中国标准的有效证据，导致此类案件的代理难度较一般的中国主体之间的商标抢注纠纷案件的代理难度更大。笔者认为，这一现象的出现，除了我国商标法律制度尚不完善外，更多的是由于外方的风险防范意识薄弱所造成。与其被抢注后花费大力气举证证明自己的在先权利以及抢注者的恶意，不如在品牌知名度形成的初期，预先在中国构建一张完善的知识产权保护网，使得别有用心的抢注者没有可乘之机。至于保护网的搭建，具体可从以下方面考虑：

    1、提高知识产权保护意识，有序推进本国及其它国家（包括中国）的商标注册申请工作。笔者曾经代理过的一件案件中，外方的商标不仅在中国被抢注，甚至连在自己本国也从来没有注册过，可见，权利人本身的知识产权保护意识极其薄弱。要知道，中国实行的商标保护制度是注册在先原则，商标没有注册就没有商标权，甚至长期使用而不提交商标注册申请也会被视为是一种怠于行使权利的行为，行为人应当承担相应的后果。

    因此，我们认为，只要外方未来有进入中国市场的打算，就应当尽早向中国商标局提交相关的商标注册申请。另外值得注意的是，大量的商标抢注行为同时也发生在相类似的商品/服务上，故外方在核心商品/服务上成功注册以后，应及时将注册保护范围扩大到相类似的商品及服务上，避免他人“搭便车”，造成品牌被淡化情况的出现。

    2、及时在中国注册与外文核心品牌对应的中文商标。中国人习惯用中文进行交流，因此，外国品牌进入中国后往往需要配套设计相应的中文商标，以顺利打开中国市场。如世界知名的“cokecola”，对应的中文商标是“可口可乐”，“facebook”对应的中文商标是“脸书”、“google”对应的中文商标是“谷歌”。实践中，很多外国公司都能做到预先将自己的外文商标在中国提交注册，却往往忽视了与之对应的中文商标其实同样需要得到注册保护，最终导致中文商标被抢注的情况。笔者认为，注册对应的中文商标应当是外国品牌进入中国不可或缺的一步，权利人应当将中文商标的地位保持与外文商标一致。

    除此以外，外方权利人还应当根据该商标在中国市场的实际使用情况及时补充注册对应的中文简称，例如当年“索尼爱立信公司”的“索爱”商标被抢注，就是其中的典型。

    3、与中国的合作伙伴开展合作前，应当通过书面形式明确约定商标权的归属、知识产权侵权责任归责条款，在合作过程中，应当注意收集业务往来的证据材料（如来往邮件、合同、发票、报关单等）。根据过往的案例显示，大部分的商标抢注行为均是外方在中国的代工厂或经销商所为，其抢注的最终目的无非是想以此作为筹码与外方“讨价还价”，胁迫对方接受不合理的合作条件。因此，即使是最亲密的合作伙伴，也应当在合作协议中明确约定双方的权责，以防止产生纠纷以后陷入举证困难的境地，而且，明确的书面约定也可以在一定程度上对中国的合作方造成威慑，使其不敢随意实施抢注行为。

    4、为具有较高独创性的图形商标办理作品著作权登记，或者在国内外正规的、有影响力的纸媒体（报纸、杂志）上发布广告。《商标法》第三十二条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利……”，其中的“在先权利”即包括著作权。虽然《巴黎公约》规定著作权是自动产生的，不以登记为要件，但是，在司法实践中，原始作品的实际完成日期是很难证实的。而在先登记的著作权登记证、正规出版物上的广告记录则是享有在先著作权的有力证明。

    通过以上几项预防措施，可有效降低外国品牌在进入中国过程中发生抢注的可能性。但是，在高额利益的驱动下，恶意抢注现象不可能完全杜绝，在不得不启动商标抢注纠纷程序时，通过以上第三、第四点搜集到的证据，应当符合中国商标局及法院的审查标准，能够有效支持外方的诉求，夺回商标权。